近年來(lái)跨境電商的持續(xù)火爆，讓中國(guó)申請(qǐng)人在美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)量一增再增。伴隨著企業(yè)對(duì)美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)的了解加深，USPTO（美國(guó)專利商標(biāo)局）在申請(qǐng)階段、核準(zhǔn)注冊(cè)后5-6年、續(xù)展前一年內(nèi)均需遞交使用聲明，以維持商標(biāo)使用效力的要求也逐步被了解。申請(qǐng)人在被這項(xiàng)不同于中國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)的要求“為難”之時(shí)，會(huì)忍不住追問(wèn)，除美國(guó)外，還有哪些國(guó)家是有使用要求的呢？今天，筆者對(duì)此進(jìn)行了整理，詳情請(qǐng)參見(jiàn)下圖：
上述國(guó)家/地區(qū)在商標(biāo)申請(qǐng)的不同階段，對(duì)于商標(biāo)的使用有要求。另外，隨著各國(guó)商標(biāo)庫(kù)中有效商標(biāo)的存量變大，包括中國(guó)在內(nèi)的一些國(guó)家，也在考慮引入該制度來(lái)有效盤活商標(biāo)，使商標(biāo)注冊(cè)趨于回歸使用的本質(zhì)。目前，針對(duì)現(xiàn)有已將使用要求納入立法的國(guó)家，筆者逐一帶你了解。
為方便企業(yè)梳理相關(guān)信息，與上一篇角度一致，筆者以2024年進(jìn)入使用聲明遞交階段為例，把各類商標(biāo)使用聲明期間的計(jì)算作一個(gè)直觀展示。
眾所周知，美國(guó)非常重視商標(biāo)的使用，在規(guī)定期限內(nèi)未及時(shí)遞交使用聲明，商標(biāo)申請(qǐng)人的商標(biāo)將不被核準(zhǔn)注冊(cè)或是被撤銷。美國(guó)商標(biāo)使用聲明遞交相對(duì)復(fù)雜，以商標(biāo)申請(qǐng)流程節(jié)點(diǎn)為區(qū)分，美國(guó)商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)前和核準(zhǔn)注冊(cè)后的使用聲明要求有所不同。
商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)前，通過(guò)單一途徑直接向美國(guó)遞交商標(biāo)申請(qǐng)有兩種方式均需要遞交使用證據(jù)。以已使用為基礎(chǔ)遞交商標(biāo)申請(qǐng)，所對(duì)應(yīng)類別項(xiàng)下的每類（GROUP）商品，在遞交商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)，需要同步提交使用證據(jù)。以意圖使用為基礎(chǔ)遞交商標(biāo)申請(qǐng)的，申請(qǐng)人需在收到核準(zhǔn)通知（notice of allowance）后6個(gè)月內(nèi)（可延期5次，每次延期6個(gè)月）遞交使用聲明。如果逾期未遞交且未延期，商標(biāo)將被視為放棄。從放棄之日（該日期可在USPTO官網(wǎng)查詢）起算兩個(gè)月內(nèi)，申請(qǐng)人有一次激活商標(biāo)的機(jī)會(huì)。
商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)后，無(wú)論是通過(guò)單一途徑申請(qǐng)，還是馬德里指定美國(guó)的申請(qǐng)，均需自商標(biāo)注冊(cè)日起算第5-6年內(nèi)，續(xù)展前一年內(nèi)，遞交使用聲明。申請(qǐng)人逾期的，在期限屆滿6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)繳納罰金或獲得寬限期來(lái)遞交使用聲明，以維持商標(biāo)效力。
要著重強(qiáng)調(diào)的是，美國(guó)的使用聲明除了需要完成書(shū)面材料提交外，還需要提供商標(biāo)使用在指定商品和/或服務(wù)上的真實(shí)使用證據(jù)。證據(jù)不足以覆蓋全部商品/服務(wù)項(xiàng)目可能招致審查員的質(zhì)疑，因此在遞交使用聲明時(shí)最好明確哪些商品/服務(wù)已使用，哪些未使用。針對(duì)未使用之商品/服務(wù)需刪除。當(dāng)前可接受的商標(biāo)使用證據(jù)包括：產(chǎn)品或包裝照片、產(chǎn)品標(biāo)簽照片、產(chǎn)品宣傳冊(cè)照片、報(bào)刊雜志剪頁(yè)照片、展會(huì)照片、宣傳網(wǎng)站等。
3. 通過(guò)馬德里途徑/基于本國(guó)注冊(cè)，申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)，申請(qǐng)階段可免去遞交使用聲明要求
續(xù)展后的每10年期，即注冊(cè)日起算第19-20年、第29-30年…以此類推
續(xù)展后的每10年期，即美國(guó)當(dāng)?shù)刈?cè)日起算第19-20年、第29-30年…以此類推
從時(shí)間上推算，在2024年美國(guó)（以單一申請(qǐng)途徑為例）需提交使用聲明的注冊(cè)商標(biāo)，對(duì)應(yīng)的注冊(cè)/續(xù)展日期示例如下：
注：本表格為方便記憶，采用完整年度表述，僅供參考。如日期已超出，請(qǐng)咨詢專業(yè)人員。以下表格計(jì)算邏輯同上。
《菲律賓知識(shí)產(chǎn)權(quán)法典》第124.2條規(guī)定注冊(cè)商標(biāo)持有人需要按期遞交使用聲明，逾期不遞交商標(biāo)將被撤銷。當(dāng)前，菲律賓在各階段對(duì)于使用聲明的要求，次數(shù)最多。除3年期使用聲明可申請(qǐng)延期一次（可延長(zhǎng)6個(gè)月）外，其他階段的使用聲明均不可申請(qǐng)延期。
菲律賓是馬德里聯(lián)盟成員，通過(guò)馬德里指定菲律賓的商標(biāo)也要遵循上述規(guī)定。不過(guò)馬德里指定菲律賓的時(shí)間起算日稍有不同，該日期可從菲律賓核準(zhǔn)通知文件里確認(rèn)。菲律賓的使用聲明除了需要遞交聲明外，也需要提供實(shí)際的使用證據(jù)，以公證宣誓書(shū)的形式遞交。
從時(shí)間上推算，在2024年菲律賓（以單一申請(qǐng)途徑為例）需提交使用聲明的注冊(cè)商標(biāo)，對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)/注冊(cè)/續(xù)展日期示例如下：
2023年8月11日柬埔寨知識(shí)產(chǎn)權(quán)部發(fā)布的第2652號(hào)公告，對(duì)過(guò)往執(zhí)行的5-6年期使用聲明進(jìn)行了更新，該公告發(fā)布后不再接受逾期提交的使用聲明，而必須嚴(yán)格按照規(guī)定，遞交使用聲明以確保商標(biāo)持續(xù)有效。
值得一提的是，柬埔寨和后文中提到的海地可以通過(guò)簡(jiǎn)單的提交“未使用聲明”而被接受，從而維持商標(biāo)效力。遞交未使用聲明的，無(wú)須提供證據(jù)。遞交使用聲明的，則需提供使用證據(jù)。柬埔寨2015年6月5日加入馬德里議定書(shū)后，通過(guò)馬德里指定柬埔寨的核準(zhǔn)注冊(cè)商標(biāo)，也需遵循上述規(guī)定。
從時(shí)間上推算，在2024年柬埔寨（以單一申請(qǐng)途徑為例）需提交使用聲明的注冊(cè)商標(biāo)，對(duì)應(yīng)的注冊(cè)/續(xù)展日期示例如下：
根據(jù)阿根廷2019年官方發(fā)布的第242/2019號(hào)法令規(guī)范商標(biāo)法及其修正案，第123/2019號(hào)決議，相關(guān)規(guī)定，自2013年1月12日起核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，申請(qǐng)人需在商標(biāo)注冊(cè)日起算第5-6年之間遞交使用聲明；商標(biāo)續(xù)展時(shí)也一并遞交聲明。當(dāng)前阿根廷商標(biāo)遞交使用聲明的要求并不長(zhǎng)，對(duì)使用聲明的要求并不嚴(yán)格，逾期未遞交的可以通過(guò)補(bǔ)交罰金的方式維持商標(biāo)效力，當(dāng)前約USD25/年的罰款。
從時(shí)間上推算，在2024年阿根廷需提交使用聲明的注冊(cè)商標(biāo)，對(duì)應(yīng)的注冊(cè)日期示例如下：
根據(jù)墨西哥2020年11月5日生效的《墨西哥聯(lián)邦工業(yè)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法》第128條規(guī)定，在2018年8月10日（含本日）后核準(zhǔn)注冊(cè)的墨西哥商標(biāo)，需要在核準(zhǔn)注冊(cè)日（即注冊(cè)日）起算三年后的頭三個(gè)月向墨西哥知識(shí)產(chǎn)權(quán)局遞交商標(biāo)使用聲明，逾期未遞交商標(biāo)將失效。例如某墨西哥商標(biāo)注冊(cè)日為2019年9月1日，那么該商標(biāo)遞交使用聲明的時(shí)間為2022年9月1日至2022年12月1日之間。此外，每次續(xù)展時(shí)，商標(biāo)權(quán)利人也需要一并遞交商標(biāo)使用聲明。
與阿根廷類似，當(dāng)前墨西哥的使用聲明也僅需遞交一份聲明即可，而暫無(wú)需提交實(shí)際的使用證據(jù)。另外，墨西哥2013年2月19日加入馬德里議定書(shū)，通過(guò)馬德里指定墨西哥的商標(biāo)也要遵循上述規(guī)定。不過(guò)馬德里指定墨西哥的時(shí)間起算日，并非從國(guó)際注冊(cè)日起算，而是從墨西哥當(dāng)?shù)睾藴?zhǔn)注冊(cè)日起算，該日期可以從墨西哥知識(shí)產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站或注冊(cè)證上獲取。
自注冊(cè)日起算3年后的頭3個(gè)月（核準(zhǔn)注冊(cè)日在2018年8月10日之后的商標(biāo)）
自墨西哥當(dāng)?shù)刈?cè)之日起算3年后的頭3個(gè)月（墨西哥當(dāng)?shù)睾藴?zhǔn)注冊(cè)日在2018年8月10日之后的商標(biāo)）
從時(shí)間上推算，在2024年墨西哥需提交使用聲明的注冊(cè)商標(biāo)，對(duì)應(yīng)的注冊(cè)日期示例如下：
注：本表格為方便記憶，采用完整年度表述，僅供參考。墨西哥3年期使用聲明和馬德里指定墨西哥的續(xù)展期使用聲明，僅有3個(gè)月遞交期，逾期失效。
依據(jù)莫桑比克商標(biāo)法的規(guī)定，自商標(biāo)申請(qǐng)日或續(xù)展日起第5年的前后各6個(gè)月內(nèi)，需遞交使用聲明。如逾期未遞交的，也可在續(xù)展的時(shí)候補(bǔ)交，但超期補(bǔ)交使用聲明時(shí)則需提供使用證據(jù)。
在法定期限內(nèi)未及時(shí)提交使用聲明， 若第三方對(duì)該注冊(cè)商標(biāo)提出撤銷申請(qǐng)，莫桑比克工業(yè)產(chǎn)權(quán)局有較大可能支持該撤銷申請(qǐng)。同時(shí)，該狀態(tài)下的商標(biāo)無(wú)法阻止他人在后申請(qǐng)相同或近似的商標(biāo)，對(duì)主動(dòng)維權(quán)也有影響。建議商標(biāo)所有人及時(shí)排查該情況后，九游體育官方及時(shí)補(bǔ)交使用聲明。
每續(xù)展后的5年期，自商標(biāo)上一個(gè)有效期截止日起算滿五年的前6個(gè)月至后6個(gè)月
每續(xù)展后的5年期，自商標(biāo)上一個(gè)有效期截止日起算滿五年的前6個(gè)月至后6個(gè)月
從時(shí)間上推算，在2024年莫桑比克（以單一申請(qǐng)途徑為例）需提交使用聲明的注冊(cè)商標(biāo)，對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)日期示例如下：
波多黎各自治邦作為美國(guó)的自治區(qū)，在商標(biāo)制度上對(duì)美國(guó)商標(biāo)有較多借鑒，需要遞交5-6年期，9-10年期使用聲明，續(xù)展同時(shí)遞交的使用聲明。但針對(duì)意圖使用的商標(biāo)申請(qǐng)又與菲律賓的3年期使用聲明要求類似。對(duì)于使用證據(jù)的要求可以對(duì)標(biāo)美國(guó)。
續(xù)展后的每10年期，即注冊(cè)日起算第19-20年、第29-30年...以此類推
從時(shí)間上推算，在2024年波多黎各需提交使用聲明的注冊(cè)商標(biāo)，對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)日期示例如下：
海地自商標(biāo)注冊(cè)日起算滿5年的第三個(gè)月起至滿6年的第三個(gè)月期間需要遞交商標(biāo)使用/未使用聲明。假設(shè)某海地商標(biāo)注冊(cè)日為2015年3月1日，那么遞交使用聲明的時(shí)間為2020年6月1日至2021年6月1日。每續(xù)展后的5年期，自商標(biāo)續(xù)展日起算第5年的第三個(gè)月至第6年的第三個(gè)月期間，也需要遞交使用/未使用聲明。
依據(jù)商標(biāo)的使用情況，如在海地未投入商業(yè)使用，則所有人要提供經(jīng)公證的“未使用聲明”而無(wú)需證據(jù)。如已投入商標(biāo)使用，則所有人需要提供使用聲明的同時(shí)，并配套使用證據(jù)。
2. 已使用的商標(biāo)，在遞交使用聲明時(shí)需要提供使用證據(jù)，未使用的則不需要提供
從時(shí)間上推算，在2024年海地需提交使用聲明的注冊(cè)商標(biāo)，對(duì)應(yīng)的注冊(cè)日期示例如下：
依據(jù)《佛得角知識(shí)產(chǎn)權(quán)法典》的規(guī)定，佛得角商標(biāo)自注冊(cè)日起算滿五年的前6個(gè)月至后6個(gè)月內(nèi)需遞交使用聲明。但這個(gè)要求非強(qiáng)制，逾期可以補(bǔ)交，但需要提供使用證據(jù)。需提醒大家注意的是，未及時(shí)遞交使用聲明的商標(biāo)不可以對(duì)抗第三方。應(yīng)利害關(guān)系人的請(qǐng)求，或在其他注冊(cè)程序中發(fā)現(xiàn)第三方權(quán)利受到損害時(shí)，官方可宣布該商標(biāo)失效。
2022年4月6日，佛得角政府交存了《馬德里議定書(shū)》的加入書(shū)，成為馬德里體系的第112個(gè)成員。由于當(dāng)?shù)剡€在與WIPO溝通具體事項(xiàng)，暫未針對(duì)馬德里指定佛得角的商標(biāo)使用聲明，出具細(xì)則/條例，故有關(guān)使用聲明要求還無(wú)明確規(guī)定。
從時(shí)間上推算，在2024年佛得角需提交使用聲明的注冊(cè)商標(biāo)，對(duì)應(yīng)的注冊(cè)日期示例如下：
另外，印度商標(biāo)在申請(qǐng)階段需聲明商標(biāo)是否投入商業(yè)使用。針對(duì)已投入使用的商標(biāo)，申請(qǐng)人可提交使用聲明，并輔之以真實(shí)的使用證據(jù)。針對(duì)意圖使用的商標(biāo)，注冊(cè)申請(qǐng)也可獲利保護(hù)。申請(qǐng)人在投入商業(yè)使用后，可在提供使用證據(jù)的情況下提交已開(kāi)始商業(yè)使用的聲明。此舉可協(xié)助申請(qǐng)人在印度知識(shí)產(chǎn)權(quán)局建立有關(guān)商標(biāo)已開(kāi)始真實(shí)使用的公開(kāi)檔案，可從形式上阻止第三方基于意圖或缺乏真實(shí)使用而提起的商標(biāo)撤銷申請(qǐng)。
以上，是筆者結(jié)合華進(jìn)公司在實(shí)踐中辦理商標(biāo)使用聲明案件整理而來(lái)，未來(lái)可能會(huì)有更多國(guó)家/地區(qū)修法引入商標(biāo)使用要求，這些在先實(shí)踐過(guò)的做法，即可形成參考。商標(biāo)申請(qǐng)量和保有量較高的國(guó)家/地區(qū)，通過(guò)商標(biāo)立法對(duì)商標(biāo)的真實(shí)使用加以引導(dǎo)和規(guī)范，對(duì)于清理“僵尸”商標(biāo)，或預(yù)防第三方不當(dāng)注冊(cè)，能起到一定作用。商標(biāo)所有人在以上國(guó)家/地區(qū)進(jìn)行商標(biāo)維護(hù)時(shí)，也需要特別留意相關(guān)要求，保留相關(guān)使用證據(jù)，及時(shí)遞交使用聲明及證據(jù)，以有效維護(hù)商標(biāo)效力。那么，您有沒(méi)有協(xié)助您所在的企業(yè)梳理商標(biāo)，及時(shí)遞交使用聲明呢？
劉琴自2011年加入華進(jìn)以來(lái)，一直從事商標(biāo)業(yè)務(wù)，處理了大量國(guó)內(nèi)外商標(biāo)確權(quán)、維權(quán)事務(wù)，尤其擅長(zhǎng)處理駁回、異議、撤銷等疑難及綜合性商標(biāo)評(píng)審案件，多次替客戶成功取得商標(biāo)權(quán)，也曾代表多個(gè)國(guó)際知名企業(yè)成功進(jìn)行全球商標(biāo)轉(zhuǎn)讓洽談等。
經(jīng)過(guò)多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的積累，對(duì)案件有深刻的見(jiàn)解和準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)，能夠?yàn)槠髽I(yè)量身定做最優(yōu)化的商標(biāo)注冊(cè)保護(hù)方案及策略，提供切實(shí)可行的知識(shí)產(chǎn)權(quán)建議。九游(JIUYOU)
